La sentencia se acomoda a las tesis del Tribunal de Justicia de la UE: el titular de una marca renombrada y registrada no puede impedir su uso si éste es lícito. Y tal requisito se da cuando la reproducción de la marca se realiza con fines distintos del de marca. La reproducción exacta de los logotipos que decoran un coche de competición no genera riesgo de confusión o asociación, es un mero uso descriptivo.

 

La famosa empresa de bebidas energeticas, RebBull reclamó contra Tecnitoys, la utilización de su marca en la reproducción de la decoración de minimodelos de coches de competición de scalextric, cuyos coches de competición real no pertenecen a equipos o escuderias rebdull:

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Basó sus alegaciones en la concurrencia de los tres supuestos que prevé el artículo 9º del Reglamento de la Marca Comunitaria para prohibir el uso de su marca sin su consentimiento:

1. doble identidad,

2. riesgo de confusión y

3. eventual obtención de una ventaja desleal, injustificada y no permitida.

De hecho, los circuitos de Scalextric contienen reproducciones de modelos de Audi, Ferrari, Seat, Aston Martin, Volkswagen, Skoda, etc. Además del logo de Red Bull, estos juguetes llevan pegatinas de otras marcas. Tecnitoys sí que pedía permiso y obtenía licencia de los distintos propietarios de los equipos deportivos o escuderías cuyos vehículos reproduce a escala pero no lo hacía en ninguna de las distintas marcas que esponsorizan a dichos equipos, entre ellas, RedBull. De esta forma, Redbull solicitó el cese de uso de la marca, el retiro y destrucción a su costo de toda la mercadería con la marca querellada, junto la condena en daños y perjuicios.

 Por su parte, Tecnitoys alegó que no concurría infracción marcaria pues se trataba de un supuesto de uso lícito de marcas ajenas, al ser meramente descriptivo e inocuo. Asimismo, negó que hubiera infracción concurrencial ya que no había confusión ni aprovechamiento de reputación ajena y ausencia de daño o perjuicio.
El juzgado de Marca Comunitaria, entendió que los productos RedBull y Scalextric estaban debidamente identificados con sus respectivas marcas, por lo que no induce al consumidor medio en cuanto al origen de los coches donde aparecen las marcas, ni hace pensar que hubiera una relación ni pudiese establecerse un vínculo entre los coches de juguete y la marca. El fallo proclama que se trata de un uso lícito de una marca ajena a efectos ornamentales, inherente al fenómeno de reproducción a escala recordando que, inclusive tratándose de marcas renombradas, se deduce de la jurisprudencia del TJUE, que no todo uso de las mismas puede ser prohibido al amparo del derecho en exclusiva que otorgan, dentro de los límites del artículo 12 del Reglamento de Marca Comunitaria.
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Para la normativa no todo uso no autorizado comporta un uso indebido, y por eso se habilita excepciones; los arts. 12 del Reglamento de la Marca Comunitaria y 37 de la Ley española sobre Marcas establecen que: el titular del signo no podrá prohibir en el tráfico económico el uso a terceros de su domicilio o dirección, de indicaciones relativas a las características del producto o servicio, o cuando sea necesario indicar su destino. El tema es si pueden concurrir otras excepciones más allá de éstas citadas. Asimismo cabe preguntarse hasta qué punto el uso de una marca notoria cuando no fue autorizado, no es una utilización desleal so pretexto que sólo se desea imitar una realidad. Si bien puede no haber competencia desleal, o provecho del usuario o lesión del titular y del signo, no puede desprotegerse la marca permitiendo el uso no licenciado a sabiendas.
Así, la jurisprudencia y la doctrina analizan:
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a) si el uso dubitado está destinado a identificar un producto (si se está usando como marca);
b) si esta utilización cuestionada desnaturaliza o vulnera la función esencial distintiva de la marca que se quiere tutelar;
c) en el caso de una marca notoria o famosa, si el uso del tercero del signo idéntico o similar produce un menoscabo del carácter distintivo de la marca famosa o notoria, debilitando la capacidad del público de asociar la marca original a la categoría de productos o servicios a la que pertenece, dispersando la identidad del signo y de su presencia en la mente del público (dilución);
d) si se pretende aprovechar propiedades de la marca para beneficiarse con su atracción y caracterizar los propios productos o servicios aprovechando el esfuerzo del titular sin contraprestación (parasitismo); e) si afecta la función publicitaria de la marca que se quiere proteger;
f) si puede inducir al consumidor en confusión sobre la procedencia del origen, o para que el público pueda establecer un vínculo entre ambas marcas;
g) si existe un aprovechamiento económico del carácter distintivo de la marca que se quiere tutelar. Todo ello apunta a que la persecución de una marca debería reservarse a los casos en que la utilización del signo por un tercero lesione o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial (garantizar a los consumidores la procedencia legítima del producto).
Puede plantearse que si RedBull es una marca notoria para bebidas energéticas  y la marca scacletxtric tambien es notoria para minicoches de competición electricos de circuito imitativos de los originales, la gente no hara una asociación entre esos productos ya que no compiten en el mercado entre sí. Por otro lado, podría cuestionarse si no se produciría cierta dilución de la marca RedBull, porque los consumidores ven la marca notoriamente conocida (RedBull) aplicada o usada en conexión con un producto (automóviles de juguete a escala) distinto a los que aquélla suele identificar (bebidas energéticas).
El público ya conoce que los coches de juguete son imitativos de los reales, y los elige por ese motivo; en el caso de los coches de carrera los elige por la reproducción del modelo original y no por los espónsores cuyos logos puedan adornarlo, ni se siente atraído por las marcas de estos patrocinadores. Al momento de consumir los “slots” la gente sabe quién es su fabricante; no se confunde pensando que RedBull es quien los fabrica, ni que ésta posea una relación económica con Tecnitoys (no se confundirían con el origen empresarial de los fabricantes del producto). Lo que despejaría en cierta visión cualquier riesgo de confusión. Pero en otra perspectiva, y dado cómo la marca RedBull resalta en los “slots” Scalextric referenciados en el caso, cabría preguntarse si el público no asociaría una relación empresarial entre las detentadoras de las marcas “RedBull” y “Scalextric”.
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En el asunto en análisis se ventilaron estos extremos, concluyendo en que la reproducción de la marca notoria dubitada estaba asociada a un fenómeno imitativo característico de los juguetes que reproducen a escala coches de carrera (cuyos vehículos reales posee los logos de los patrocinadores, y por tanto los minimodelos de juguetes los incluyen), de lo cual se entendió que el público está acostumbrado a esa imitación y no asocia en esas reproducciones de marcas una especialidad en el producto, ni le acuerda por ellas distintividad o una procedencia distorsionada.
Ahora el TJUE, vuelve a dar la razón a la empresa de juguetes: “la comercialización y la preferencia del consumidor del minicoche de juguete se da en una visión global por la reproducción fideligna en sí y por la calidad del mismo, no por la particularización de las marcas que decorativamente pueda contener”.

Pero este, no ha sido el único caso, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), en sentencia del 25 de enero de 2007, falló que Opel no podía prohibir a un fabricante de modelos reducidos de automóviles, AutecAG,la reproducción de su marca . El TUE consideró que el artículo 5 de la Directiva,que permite al titular de la marca proteger sus derechos,queda reservado a los casos en los que el uso del signo menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y,en especial,la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto. Así,a juicio del Tribunal de Luxemburgo,“la incorporación de un signo idéntico se trata de una reproducción fiel de los vehículos originales”.

 

fuente: imagen, imagen, blogspot, sentencia n.74/11 de fecha 25/2/2011 del Juzgado de Marca Comunitaria n.1