El pasado mes de febrero el Tribunal se pronuncia, mediante cuestión prejudicial, sobre  la oponibilidad a terceros de las licencias no inscritas.

Los hechos son los siguientes: Breiding es licenciatario de una licencia no inscrita sobre la marca comunitaria ARKTIS. Youssef Hassan, administrador de otra empresa, puso en venta edredones de plumas bajo la denominación de ARKTIS 90 y ARKTIS 90 HS”.

Tras una serie de requerimientos, el señor Hassan, accedió a firmar en febrero de 2010 un documento en el que se comprometía a abstenerse a utilizar el signo ARKTIS para ropa de cama. El Tribunal de Primera Instancia validó dicho acuerdo y condenó al señor Hassan a destruir los productos falsificados e indemnizar al demandante. A ello, Youssef se defendió alegando que Breiding no puede ejercitar una acción por violación de dicha marca por la falta de inscripción de la licencia en el Registro.

Resultado de imagen de licencia marca

Por  este motivo, el  Tribunal regional superior de Düsseldorf, planteó cuestion prejudicial al TJUE de las siguientes cuestiones:

1. ¿El artículo 23.1 RMC impide que el licenciatario no inscrito pueda ejercer una acción por violación?

2. ¿Se opone tal artículo a que el licenciatario pueda ejercitar, en virtud de representación, los derechos del titular de la marca frente al infractor?

Acudiendo a una interpretación sistemática el TJUE argumenta que el contenido de los artículos 17, 19 y 22 RMC debe entenderse solamente referida a aquellos terceros que tengan o puedan tener derechos sobre la marca en tanto objeto de propiedad.

Al respecto, conviene recordar lo dispuesto en el articulo 23.1 del Reglamento, relativo a la oponibilidad frente a terceros:

  1. Los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro. Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos.”

 

La primera frase del apartado 1 del artículo 23 del RMC, podría interpretarse en el sentido de que el licenciatario no puede hacer valer frente a actos de terceros, los derechos conferidos por una licencia no inscrita en el Registro; lo que llevaría a incluir dentro de estos actos las acciones por violación de los derechos de marca. Esta estricta interpretación es la que de hecho vienen realizando los Tribunales españoles: la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (como Tribunal de Marcas de la Unión Europea) dictó en 2014, entre otras, la Sentencia de 7 de noviembre núm. 223/2014 (AC 2015/491):

 

“[…] Este Tribunal Español de Marca Comunitaria ya ha tenido ocasión, con anterioridad (la Sentencia de este Tribunal de 23 de enero de 2009 es la primera de una serie de resoluciones en que mantenemos el mismo criterio) de pronunciarse sobre el ejercicio de acciones por infracción por parte de un licenciatario cuya licencia no está inscrita en la OAMI (que es el caso que nos ocupa) razonando (motivadamente, pues el Tribunal modificó el criterio que había mantenido años atrás en la sentencia del conocido como asunto CANNA) que “… respecto de las primeras (acciones por violación de marca comunitaria), carece de legitimación activa porque el artículo 23.1 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo RMC), declara que los contratos de licencia sólo podrán oponerse a terceros en todos los estados miembros una vez inscritos en el Registro, esto es, la inscripción registral del contrato de licencia se convierte en un requisito de oponibilidad frente a terceros. En nuestro caso, no se ha justificado la inscripción registral del contrato de licencia otorgado por la titular, “…” a favor de la otra demandante.”

 

Lo cierto es que el TJUE al resolver la cuestión de prejudicialidad ha concluido que el artículo 23.1, debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario que cuente con autorización del titular de la marca, puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia, aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro, siempre y cuando haya mediado buena fe.

Resultado de imagen de registro licencia marca

 

Así, debe observarse que la primera frase del apartado 1 del artículo 23 del RMC queda matizada por la segunda frase del mismo, al permitir al licenciatario oponer su licencia frente a “terceros que hubieren adquirido derechos sobre la marca” después de la fecha de aquélla, pero que tenían conocimiento de la misma en el momento de adquirir esos derechos.

 

Y por ello concluye el TJUE en que “el hecho de que no puedan oponerse frente a terceros los actos jurídicos contemplados en los artículos 17, 19 y 22 del RMC que no se hayan inscrito en el Registro, tiene por objeto proteger a quien tiene o puede tener derechos sobre una marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad y poder defender sus intereses frente a terceros infractores, que en ningún caso pueden ser considerados terceros de buena fe.

Fuente: imagen, imagen, imagen, imagen